// Profipravo.cz / Ostatní 08.12.2015
Požadavek na písemnou formu souhlasu k užívání vynálezu chráněného patentem
Z jazykového výkladu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o vynálezech vyplývá, že souhlas (licence) k využívání vynálezu chráněného patentem je nutné poskytnout písemnou formou. Z doslovné dikce citovaného ustanovení § 14 odst. 1 zákona o vynálezech je zřejmé, že zákonodárce považuje souhlas k využívání vynálezu chráněného patentem za licenci. V zákoně o vynálezech tedy mají pojmy „souhlas k využívání vynálezu chráněného patentem“ a „licence“ shodný obsah. Z toho lze dovodit, že jakýkoliv souhlas k využívání vynálezu chráněného patentem musí být písemný, neboť takový souhlas je dle zákonodárce licencí, přičemž licenční smlouva musí mít obligatorně písemnou formu v souladu s ust. § 508 odst. 2 obchodního zákoníku.
podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 23 Cdo 1372/2015, ze dne 19. 6. 2015
Dotčené předpisy:
§ 11 odst. 1 zák. č. 527/1990 Sb.
§ 14 odst. 1 zák. č. 527/1990 Sb.
§ 508 obch. zák.
Kategorie: ostatní; zdroj: www.nsoud.cz
Z odůvodnění:
Městský soud v Praze jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 23. dubna 2013, č. j. 15 Cm 84/2008-307 zamítl žalobu o zaplacení částky 22 557 143 Kč a rozhodl o nákladech řízení. Soud prvního stupně vycházel z následujícího skutkového stavu. Žalobce a žalovaný spolu uzavřeli dne 13. listopadu 1998 smlouvu označenou jako smlouva o prodeji podniku, kterou byla na žalovaného převedena „Divize rozbušky“. Součástí této smlouvy byl i převod některých průmyslových práv. Žalobce poté na základě smlouvy ze dne 28. prosince 1999 uzavřené se správcem konkursní podstaty úpadce Zbrojovka Vsetín, a.s., nabyl patenty č. 282387 a č. 280118. Žalovaný podal na základě rozhodčí doložky sjednané ve smlouvě o prodeji podniku žalobu k Arbitrážnímu soudu ve Vídni, kterou se domáhal převodu vlastnického práva k těmto dvěma patentům. Arbitrážní soud ve svém nálezu uvedl, že k 1. lednu 1999 byla zapsaným vlastníkem předmětných patentů společnost Zbrojovka Vsetín, a.s., přičemž mezi touto společností a žalobcem neexistovala licenční smlouva, ale dle rozhodčího senátu existovala konkludentní dohoda o bezplatném využívání patentů. Na základě toho rozhodčí senát dovodil, že právo k bezplatnému využívání patentů přešlo na žalovaného, i když toto nebylo výslovně uvedeno ve smlouvě o prodeji podniku. Rozhodčí senát tedy rozhodl, že žalovaný má právo užívat oba patenty do skončení jejich platnosti, přičemž je povinen odškodnit žalobce za náklady a výdaje vzniklé žalobci z důvodu udržování, ochrany a prosazení patentů per capita spolu s dalšími uživateli patentů nebo držiteli licence.
Žalovaný v řízení před soudem prvního stupně namítal dle § 106 o. s. ř., že soud nemá pravomoc k rozhodnutí tohoto sporu vzhledem k rozhodčí doložce sjednané mezi žalobcem a žalovaným ve smlouvě o prodeji podniku ze dne 13. listopadu 1998. Soud prvního stupně tedy řízení zastavil usnesením ze dne 23. prosince 2010, č. j. 15 Cm 84/2008-181. Vrchní soud v Praze k odvolání žalobce potvrdil usnesením ze dne 21. září 2011, č. j. 3 Cmo 135/2011-200 usnesení soudu prvního stupně. K dovolání žalobce Nejvyšší soud usnesením ze dne 22. května 2012, č. j. 23 Cdo 655/2012-225, zrušil usnesení soudů obou stupňů a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, přičemž uvedl, že v tomto případě se nejedná o spor ze smlouvy o prodeji podniku, nýbrž o spor o náhradu škody, jejímž základem je smlouva ze dne 28. 12. 1999, kterou žalobce nabyl absolutní práva k patentům. Tento spor tedy nepodléhá rozhodčí doložce sjednané ve smlouvě o prodeji podniku.
Soud prvního stupně vycházel při svém rozhodování z výše popsaného skutkového stavu a uvedl, že žalobce se choval v souladu s rozhodčím nálezem, vyúčtoval žalovanému poplatky spojené s údržbou patentů a žalovaný je zaplatil. Dle názoru soudu prvního stupně tedy žalobci nevznikl nárok na vydání neoprávněného majetkového prospěchu žalovaného za bezplatné užívání patentů ve výši 22 557 143 Kč, neboť na žalovaného smlouvou ze dne 13. listopadu 1998 přešlo právo k bezplatnému užívání předmětných patentů a povinnost platit poplatky spojené s údržbou patentů.
K odvolání žalobce Vrchní soud jako soud odvolací svým rozsudkem ze dne 6. května 2014, č. j. 3 Cmo 295/2013-353, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a rozhodl o nákladech řízení. Odvolací soud uvedl, že soud prvního stupně dostatečně zjistil skutkový stav, přičemž nelze nic vytknout ani jeho právnímu hodnocení věci. Odvolací soud ve svém rozsudku odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. července 2009, sp. zn. 32 Cdo 1817/2008 a uvedl, že z něj vyplývá možnost poskytnout souhlas k užívání průmyslového práva třetí osobě i jiným způsobem, než pouze uzavřením licenční smlouvy. Dle právního názoru odvolacího soudu tedy žalobci nevznikl nárok na vydání neoprávněného majetkového prospěchu z užívání předmětných patentů žalovaným.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jehož přípustnost dovodil z ust. § 237 o. s. ř., přičemž uvedl, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, která se týká licenčního užívání patentů. Dále dovolatel uvedl, že napadené rozhodnutí spočívá na vyřešení právní otázky, která dovolacím soudem rozhodována rozdílně, a to ve vztahu k poskytnutí souhlasu s užíváním ochranné známky. Dovolatel uplatnil dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci dle § 241a o. s. ř..
Dovolatelem vymezená právní otázka, na které závisí napadené rozhodnutí, se týká formy souhlasu k využívání patentu. Dovolatel se domnívá, že smlouvu o licenčním užívání patentů nelze uzavřít jinak, než v písemné formě, přičemž požadavek písemné formy dle názoru odvolatele pramení jak ze zákonné úpravy, tak i z ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu. Právní posouzení věci soudy obou stupňů je tedy dle názoru dovolatele v rozporu s ust. § 508 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku a s ust. § 14 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích. Dovolatel k tomu dále uvedl, že rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. července 2009, sp. zn. 32 Cdo 1817/2008, z něhož vycházel ve svém rozsudku soud odvolací, není možné aplikovat na danou věc, neboť toto rozhodnutí řešilo poskytnutí souhlasu s užíváním ochranné známky, nikoli s užíváním patentu. Nadto dovolatel uvedl, že od zmíněného rozhodnutí se dovolací odchýlil ve svém pozdějším rozhodnutí ze dne 19. března 2012, sp. zn. 23 Cdo 3996/2010. V tomto směru však dovolatel stojí za svým názorem, že obě, byť rozporná, rozhodnutí dovolacího soudu není možné aplikovat na předmětný spor.
Dle dovolatelova mínění se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, a to konkrétně od právních závěrů uvedených v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. března 2001, sp. zn. 21 Cdo 574/2000 či v usnesení ze dne 12. září 2002, sp. zn. 20 Cdo 82/2001. Na základě výše uvedeného dovolatel navrhl, aby dovolací soud zrušil rozsudky soudů obou stupňů a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
Žalovaný podal k vyjádření k dovolání žalobce, v němž uvedl, že dovolání není dle jeho názoru přípustné ani důvodné. Žalovaný má za to, že souhlas k užívání předmětu průmyslového vlastnictví lze poskytnout i jinak než licenční smlouvou, přičemž vychází ze závěrů již výše zmíněného rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. července 2009, sp. zn. 32 Cdo 1817/2008. Žalovaný dále poukazuje na několik dalších rozhodnutí Nejvyššího soudu, která se týkala práv k užívání loga a obchodního jména (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. září 2009, sp. zn. 30 Cdo 4514/2007) a práv k užívání formálně nechráněného označení, které bylo posléze zapsáno jako ochranná známka (viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. dubna 2014, sp. zn. 23 Cdo 3790/2011). Žalovaný tvrdí, že judikatorní závěry nelze omezit pouze na úpravu ochranných známek tak, jak činí v dovolání dovolatel. Dle názoru žalovaného se citovaná rozhodnutí vztahují k možnosti nakládat s předměty průmyslového vlastnictví obecně, nikoli pouze k ochranným známkám.
Žalovaný rovněž nesouhlasí s tvrzením dovolatele, že daná právní otázka je dovolacím soudem rozhodována rozdílně. K tomu uvádí názor autora komentáře k občanskému soudnímu řádu, z něho vyplývá, že právní otázka je rozhodována rozdílně, jestliže jednotlivé senáty Nejvyššího soudu nejsou jednotné ve jejím řešení a konečné stanovisko k otázce tedy není sjednoceno. Žalovaný má za to, že jedno odchylující se rozhodnutí dovolacího soudu od jinak ustálené rozhodovací praxe nezakládá důvod přípustnosti dovolání spočívající v tom, že daná právní otázka je rozhodována dovolacím soudem rozdílně.
Žalovaný dále uvádí, že odkaz dovolatele na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. března 2001, sp. zn. 21 Cdo 574/2000, je nepřípadný, neboť předmětné rozhodnutí se nezabývá otázkou, zda je licenční smlouva jedinou právně přípustnou formou poskytnutí souhlasu s užíváním patentu.
Žalovaný na základě výše uvedeného navrhl, aby dovolací soud dovolání odmítl, případně zamítl a přiznal žalovanému náklady dovolacího řízení.
Dovolací soud posuzoval, zda je v dané věci dovolání přípustné a zda jsou splněny zákonem požadované podmínky, zejména náležitosti dovolání.
Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
Podle § 241a odst. 1 o. s. ř. lze dovolání podat z důvodu, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Nesprávným právním posouzením je omyl soudu při aplikaci práva na zjištěný skutkový stav (skutkové zjištění). O mylnou aplikaci se jedná, jestliže soud použil jiný právní předpis, než který měl správně použít, nebo aplikoval sice správný právní předpis, ale nesprávně jej vyložil, popř. jestliže ze skutkových zjištění vyvodil nesprávné právní závěry.
Podle § 14 odst. 1 zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vynálezech“) se souhlas (licence) k využívání vynálezu chráněného patentem poskytuje písemnou smlouvou.
Podle § 508 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“) vyžaduje licenční smlouva písemnou formu.
Nejvyšší soud dospěl k závěru, že dovolání žalobce je přípustné a důvodné, neboť odvolací soud rozhodl v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu představovanou usnesením ze dne 26. března 2001, sp. zn. 21 Cdo 574/2000, a usnesením ze dne 12. září 2002, sp. zn. 20 Cdo 82/2001.
Nejvyšší soud v uvedených rozhodnutích dospěl k závěru, že majitel patentu má výlučné právo využívat vynález, poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám nebo na ně patent převést (§ 11 odst. 1 zákona o vynálezech). Majitel patentu má tedy absolutní práva k patentu stanovená zákonem a zapsaná u Úřadu průmyslového vlastnictví. Projevem (výronem) tohoto absolutního práva je mimo jiné také právo poskytnout písemnou smlouvou (licenční smlouva) souhlas (licenci) k využívání vynálezu chráněného patentem (srov. § 14 odst. 1 zákona o vynálezech). Licenční smlouvou k předmětu průmyslového vlastnictví opravňuje poskytovatel nabyvatele ve sjednaném rozsahu a na sjednaném území k výkonu práv z průmyslového vlastnictví a nabyvatel se zavazuje k poskytování určité úplaty nebo jiné majetkové hodnoty (srov. ustanovení § 508 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník).
Z tohoto závěru tedy vyplývá, že souhlas k užívání patentu může být poskytnut pouze písemnou licenční smlouvou.
Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 7. července 2009, sp. zn. 32 Cdo 1817/2008, na které odkazuje jak odvolací soud v napadeném rozhodnutí, tak i strany sporu ve svých podáních, nelze na spor týkající se práva k využívání vynálezu chráněného patentem použít. V daném rozhodnutí dovolací soud řešil otázku formy souhlasu k užívání ochranné známky.
Hlavní odlišnost tkví v předmětu ochrany. Zatímco institut ochranné známky slouží k ochraně určitého označení způsobilého odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb osoby jiné, účelem institutu patentu je ochrana vynálezu, který splňuje kritéria novosti, vynálezecké činnosti a průmyslové využitelnosti. Vynálezecká činnost vedoucí ke vzniku vynálezu splňujícího kritéria patentovatelnosti je dlouhodobá a mnohdy myšlenkově i ekonomicky nákladná. Je tedy logické, že právní úprava ochrany vynálezů bude v určitých aspektech striktnější a formálnější, než právní úprava ochranných známek.
Dalším důležitým rozdílem mezi ochrannými známkami a patenty je doba jejich ochrany. U ochranných známek je doba platnosti jejich zápisu deset let ode dne podání přihlášky, přičemž zápis lze obnovit na žádost vlastníka vždy na dalších deset let – viz ust. § 29 odst. 1 a 2 zákona o ochranných známkách. Naproti tomu doba platnosti patentu je dvacet let od podání přihlášky. Po jejím uplynutí však dobu ochrany již nelze prodloužit a patent po uplynutí dvaceti let zaniká – viz ust. § 21 a § 22 zákona o vynálezech. Vzhledem k tomu, že dobu platnosti patentu nelze prodloužit, má každé omezení práv majitele patentu závažnější důsledky než omezení práv majitele ochranné známky.
Z jazykového výkladu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o vynálezech vyplývá, že souhlas (licence) k využívání vynálezu chráněného patentem je nutné poskytnout písemnou formou. Z doslovné dikce citovaného ustanovení § 14 odst. 1 zákona o vynálezech je zřejmé, že zákonodárce považuje souhlas k využívání vynálezu chráněného patentem za licenci. V zákoně o vynálezech tedy mají pojmy „souhlas k využívání vynálezu chráněného patentem“ a „licence“ shodný obsah. Z toho lze dovodit, že jakýkoliv souhlas k využívání vynálezu chráněného patentem musí být písemný, neboť takový souhlas je dle zákonodárce licencí, přičemž licenční smlouva musí mít obligatorně písemnou formu v souladu s ust. § 508 odst. 2 obchodního zákoníku.
Požadavek na písemnou formu souhlasu k užívání vynálezu chráněného patentem je umocněn zásadou právní jistoty třetích osob, neboť licenční smlouva nabývá účinnosti vůči třetím osobám zápisem do patentového rejstříku dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o vynálezech. Odlišný závěr, tedy možnost poskytnout souhlas k využívání vynálezu chráněného patentem jakoukoliv formou, dokonce i konkludentně, by byl v rozporu nejen s jazykovým výkladem zákona o vynálezech, ale také s výkladem teleologickým a rovněž by jím byla narušena právní jistota třetích osob. Dovolacímu soudu tedy nezbývá, než přisvědčit dovolateli v tom, že rozhodnutí soudů obou stupňů spočívá na nesprávném právním posouzení věci.
Na základě výše uvedeného dovolací soud rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 6. května 2014, č. j. 3 Cmo 295/2013-353 a s ním související rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2013, č. j. 15 Cm 84/2008-307, zrušil a věc vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení v souladu s § 243e odst. 2 o. s. ř..
Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný (§ 243g odst. 1 o. s. ř., věta za středníkem s odkazem na § 226 o. s. ř.); v novém rozhodnutí soud rozhodne nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale znovu i o nákladech původního řízení (§ 243g odst. 1, věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.
Autor: -mha-